Если же патентовладелец требует возмещения ущерба в связи с нарушением его патента на способ изготовления продукта, выданного в стране, где законом (или судебной практикой) предусматривается косвенная защита продукта патентом на способ его получения, то тогда сумма ущерба определяется уже не возможной стоимостью лицензии на данный способ (хотя и это возможно, и в практике случается), а чаще всего - исходя из суммы продаж продукта, произведенного непосредственно запатентованным способом и полученной при этом прибыли.

Пример 2. Американская фирма "Дженерал Электрик" при нарушении выданного ей в ФРГ (в этой стране предусмотрена косвенная защита продукта) патента на способ получения искусственных алмазов потребовала возмещения своего ущерба на основе общей стоимости и прибыли от поставленного в ФРГ нарушителем режущего инструмента с использованием искусственных алмазов.

Подход, связанный с оценкой объема возможных претензий на лицензионной основе, чаще всего имеет место и при нарушении патентов на штаммы микроорганизмов и на технологические способы с их применением.

Зависимость возможных претензий от степени защиты объекта техники патентом

Зависимость возможных претензий от предмета нарушенного патента определяется тем, в какой мере нарушенный патент распространяется на контрафактный объект.

Если он распространяется на объект в целом, то объем претензий (сумма возможного иска) определяется, как правило, на основе общей стоимости продаж (или иных форм реализации) всей партии контрафактного товара (или стоимости лицензии на него).

К числу патентов, распространяющихся на объект в целом можно, в частности, отнести патенты на следующие изобретения:

общая компоновка устройства;

общая кинематическая схема механического устройства;

общая электрическая (принципиальная или функциональная) схема электрического устройства (но не отдельные элементы этой схемы);

технологический процесс (способ) в целом (но не отдельные его стадии, операции и т.п.);

состав веществ (материала) — количественный или качественный.

Если же патент выдан только на определенный узел или часть устройства (составная часть, комплектующее изделие и т.п.), то возможные претензии по сложившейся практике (в том числе и судебной) обычно исчисляются на основе стоимости являющихся предметом нарушенного патента конкретных агрегатов, узлов, комплектующих изделий в реализованной (проданной) продукции и не могут определяться стоимостью устройства в целом, независимо от значимости этих узлов, комплектующих и т.п. для устройства в целом. Естественно, что в сумму иска входит только реально полученная нарушителем прибыль от этих продаж (т.е. упущенная выгода владельца нарушенного патента).

Пример: При поставке наших тракторов в Индию был нарушен патент английской фирмы "Глосье" на центрифугу — один из важных узлов трактора. Фирма потребовала компенсации понесенного уцерба, исчислив его только на основе стоимости общего числа центрифуг, установленных на всех поставленных в Индию тракторах, но не из стойкости этих тракторов, хотя без центрифуги трактор эксплуатировать нельзя.

Если нарушенный патент выдан только на определенную часть технологического процесса (способа), но не на способ целом, то судебная практика придерживается принципа исчисления ущерба на основе соразмерного его возмещения в пределах лицензионного вознаграждения, которое мог бы получить владелец патента за эту стадию или операцию общего технологического процесса, на которую выдан его патент. Случаев применения института косвенной защиты с учетом стоимости реализованного продукта по способу в целом в такой ситуации на практике не отмечалось.

Что касается веществ, то если нарушенный патент выдан на один из нескольких исходных продуктов, используемых для получения вещества химическим или иным путем, то обычно объем претензий определяют на основе общей стоимости только того исходного продукта, который является предметом патента и был наряду с другими использован при изготовлении данного вещества. Это же относится к патентам на вещества, которые используются в качестве катализаторов и в конечный состав продукта не входят (например, алюмосиликаты, применяемые в качестве катализаторов в реакциях полимеризации). Здесь также ущерб владельца нарушенного патента может быть исчислен только на основе общей стоимости катализатора, использованного в производстве данной партии продукта.

Зависимость возможных претензий от степени защиты объекта техники патентом

Зависимость возможных претензий от предмета нарушенного патента определяется тем, в какой мере нарушенный патент распространяется на контрафактный объект.

Если он распространяется на объект в целом, то объем претензий (сумма возможного иска) определяется, как правило, на основе общей стоимости продаж (или иных форм реализации) всей партии контрафактного товара (или стоимости лицензии на него).

К числу патентов, распространяющихся на объект в целом можно, в частности, отнести патенты на следующие изобретения:

общая компоновка устройства;

общая кинематическая схема механического устройства;

общая электрическая (принципиальная или функциональная) схема электрического устройства (но не отдельные элементы этой схемы);

технологический процесс (способ) в целом (но не отдельные его стадии, операции и т.п.);

состав веществ (материала) — количественный или качественный.

Если же патент выдан только на определенный узел или часть устройства (составная часть, комплектующее изделие и т.п.), то возможные претензии по сложившейся практике (в том числе и судебной) обычно исчисляются на основе стоимости являющихся предметом нарушенного патента конкретных агрегатов, узлов, комплектующих изделий в реализованной (проданной) продукции и не могут определяться стоимостью устройства в целом, независимо от значимости этих узлов, комплектующих и т.п. для устройства в целом. Естественно, что в сумму иска входит только реально полученная нарушителем прибыль от этих продаж (т.е. упущенная выгода владельца нарушенного патента).

Пример: При поставке наших тракторов в Индию был нарушен патент английской фирмы "Глосье" на центрифугу — один из важных узлов трактора. Фирма потребовала компенсации понесенного уцерба, исчислив его только на основе стоимости общего числа центрифуг, установленных на всех поставленных в Индию тракторах, но не из стойкости этих тракторов, хотя без центрифуги трактор эксплуатировать нельзя.

Если нарушенный патент выдан только на определенную часть технологического процесса (способа), но не на способ целом, то судебная практика придерживается принципа исчисления ущерба на основе соразмерного его возмещения в пределах лицензионного вознаграждения, которое мог бы получить владелец патента за эту стадию или операцию общего технологического процесса, на которую выдан его патент. Случаев применения института косвенной защиты с учетом стоимости реализованного продукта по способу в целом в такой ситуации на практике не отмечалось.

Что касается веществ, то если нарушенный патент выдан на один из нескольких исходных продуктов, используемых для получения вещества химическим или иным путем, то обычно объем претензий определяют на основе общей стоимости только того исходного продукта, который является предметом патента и был наряду с другими использован при изготовлении данного вещества. Это же относится к патентам на вещества, которые используются в качестве катализаторов и в конечный состав продукта не входят (например, алюмосиликаты, применяемые в качестве катализаторов в реакциях полимеризации). Здесь также ущерб владельца нарушенного патента может быть исчислен только на основе общей стоимости катализатора, использованного в производстве данной партии продукта.

Другие факторы, которые необходимо учитывать при оценке экономических последствий нарушения патента

В ряде случаев при оценке экономических последствий, связанных с нарушением патентов, следует учитывать и другие факторы, как относящиеся к возмещению ущерба патентовладельца (например, выплаты процентов по убыткам, которые он понес за время до принятия судом решения об их возмещении), так и связанные с другими причинами (например, компенсация потребителей, понесших убыток от приобретения контрафактного товара.)

Пример 1. Американская фирма "Девекс" предъявила в суде иск к фирме "Дженерал Моторс" о начавшемся в 1957 г. нарушении патента. Однако лишь в 1980 г. с решил это депо в пользу истца и одновременно, в связи длительным временем, в течение которого ущерб йен возмещен не был, присудил ответчика к уплате процентов в размере 11 млн. долл.

Пример 2. В уже упоминавшемся деле о нарушении патентов фирмы "Полароид" на фотоаппараты ответчик вынужден был компенсировать ущерб покупателей контрафактных фотоаппаратов, связанньй с тем, что кассеты ответчика по размерам не подходят к кассетам истца, выпускать свои кассеты ответчику было запрещено, и ему пришлось заменить каждому покупателю купленный им аппарат на другой той же стоимости с дисковой камерой либо выдать другой товар на ту же сумму (50 долл.), либо вручить одну акцию фирмы стоимостью на тот период в 43,4 долл. В результате с учетом судебных издержек (их платят проигравшая сторона) фирма "Истмен Кодак" понесла общий ущерб (компенсация убытков истца и потребителей) в размере свыше миллиарда долларов.

Важным фактором при оценке возможных претензий патентовладельца является изучение конъюнктуры соответствующего рынка стран, где предполагается реализация товара. При этом следует принять во внимание следующие обстоятельства:

степень насыщения рынка аналогичным товаром;

конкурентоспособность нашего товара на этом рынке,

степень удовлетворения спроса потребителей данного товара;

наличие на данном рынке конкурентов;

уровень средних цен на аналогичный товар.

Кроме того, с учетом уровня цен, следует определить, превышает ли прибыль от продажи контрафактного товара ту прибыль. которую можно получить от продажи незапатентованного товара (это поможет оценить величину упущенной выгоды патентовладельца).

В отдельных случаях может возникнуть вопрос о возмещении патентовладельцу еще и прямого ущерба, понесенного им в связи с нарушением его патента (например, уже сделанных им затрат, приготовлений и т.п., оставшихся по тем или иным причинам нереализованными из-за нарушения патента), причем здесь необходимым условием является наличие прямой причинно-следственной связи между таким нарушением и понесенным ущербом. Данный вопрос ввиду множества возможных здесь ситуаций нами не рассматривается. В общем же отметим, что следует знать об угрозе и такого рода претензий и при случае уметь оценить их обоснованность и объем.

В результате с учетом всех изложенных выше обстоятельств и факторов, оценивается общий возможный объем претензий патентовладельца в случае предъявления им иска о нарушении его патента. Далее следует сопоставить эту сумму с предполагаемыми судебными издержками, Другими факторами, и после этого уже оценить степень риска при осуществлении данной поставки.

Суммы судебных издержек

Каковы же суммы возможных судебных издержек? Их определяет ряд факторов: длительность процесса, его сложность (необходимость в участии экспертов), представление дополнительных материалов, иногда даже привлечение свидетелей и т.п.).

Однако, нас в данном случае интересует главным образом минимальная сумма судебных издержек, которые, как было сказано, оплачивает проигравшая сторона.

Следует отметить, что здесь оценки специалистов далеко не одинаковы, причем расхождения довольно велики. Тем не менее, основываясь на практике судов и других данных, можно все же сказать, что например, в США самый недорогой, т.е. не очень сложный и, конечно, без последующих апелляций, процесс обходится не менее чем в 10-15 тыс. долл. Примерно такая же картина и в Германии, где судебные издержки в судах первой инстанции по искам до 100 тыс. марок составляют в среднем около 20 тыс. марок (примерно 15 тыс. долл.), а по более крупным искам — значительно больше.

Таким образом, если общая стоимость предполагаемой поставки (нарастающим итогом) не превышает 150 тыс. долл., то практически риск почти отсутствует: даже при нарушении патента его владелец едва ли будет возбуждать судебное преследование, так как гарантии выиграть дело чаще всего не бывает, а судебные издержки, которые будут не меньше суммы возможного возмещения по иску. платить придется проигравшей стороне.

Что касается нашей страны, то пока достаточного опыта в оценке как судебных издержек, так и средней нормы прибыли пока нет, и поэтому провести соответствующее сопоставление еще трудно. Это тем более трудно, что во многих случаях монопольный характер производства и отсутствие конкуренции позволяют монополистам устанавливать непомерные цены на свою продукцию и извлекать огромные прибыли. Правда, российское правительство старается как-то обуздать подобные стремления. Например, в постановлении от 1 ноября 1992 г. установлены предельные уровни рентабельности (т.е. получения прибыли) для предприятий нефтеперерабатывающей промышленности на уровни 10%, и лишь для ограниченного их списка (в основном это опытные производства) — несколько больше. Следует полагать, что с развитием рыночных отношений и появлением подлинной конкуренции, и у нас постепенно эти нормы так или иначе приблизятся к общепринятым в мировой практике.

Например, в мировой практике гранильной промышленности, связанной с производством бриллиантов, существует понятие "валютной эффективности", что означает отношение стоимости бриллианта к стоимости алмаза, из которого он сделан. Так вот, по данным опубликованным в ноябре 1992 г. для нашего Смоленского гранильного завода этот коэффициент составляет в среднем 1,25, что как раз и соответствует мировым показателям в этой области. И если учесть затраты на огранку и другие производственные расходы, то норма прибыли предприятия составит именно те 10%, о которых было сказано выше.

Соответствующая практика будет у нас постепенно совершенствоваться, равно как и судебная практика по этим делам. Это с неизбежностью произойдет, поскольку 14 октября 1992 г. вступил в силу новый Патентный Закон РФ, которым у нас в полной мере введена охрана объектов промышленной собственности (имеются в виду изобретения, полезные модели и промышленные образцы) только патентами исключительного права со всеми вытекающими отсюда последствиями их нарушения.

А во вступившем в силу 20 октября 1992г. Законе об охране программ для ЭВМ прямо указано, что возмещение за нарушение авторских прав на них составит от 5000 до 50000 размеров минимального уровня оплаты труда.

Здесь мы говорили в основном об изобретениях. Что же касается товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований и наименований места происхождения товаров, то в большинстве случаев они являются уже не принадлежностью именно данного товара, а целой группы выпускаемых предприятием товаров, и суммы возможных исков за их нарушения определяются слишком большим числом факторов, включая и чисто субъективные. Поэтому оценить возможный ущерб их владельцев от нарушения прав на эти объекты не так просто.

Список литературы

Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http://www.dist-cons.ru/